Marcas Registradas y Dominios

Muchos emprendedores no damos la suficiente importancia al tema de las marcas registradas, la legislación de marcas registrados es teoricamente muy clara, pero a la hora de la verdad hay algunas lagunas abiertas. Por ejemplo, en teoría no se puede registrar un genérico como marca registrada, sin embargo han permitido registros como “OJO” o “NOSOTRAS” cuando en realidad no lo veo una marca reconocida.

Existen dos vías para que una empresa pueda reclamarte un dominio parecido a una marca registrada suya, una es la vía judicial, normalmente mucho más cara, más lenta, pero casí siempre más justa. La otra es a través de un proceso WIPO, una entidad regida por unos panelistas en algunos casos “algo sospechosos” (en muchas ocasiones son gente vinculada a agencias de gestión de patentes y marcas) que no siempre es justa con sus decisiones (sobre todo si se trata de dominios .es). Tenemos varios casos que vía WIPO ha habido una resolución, pero que luego judicialmente se ha podido frenar, podemos citar el caso de sigla.esmundial.com y el de Ronaldinho.com.

Ayer antes de salir de viaje para iniciar mis vacaciones me llamo un conocido emprendedor por un problema que tenía una web suya que había recibido un requerimiento de una empresa solicitandole un dominio que lleva operativo varios años. La clave esta en que hay otra empresa que tiene previamente al registro del dominio registrada la marca con una “S” adicional, en este caso la marca incluye el “.com” con lo cual tiene un nivel de riesgo de perder el dominio más alto. Para que os hagais la idea, la empresa que basandose en la marca exige el dominio tiene su web en posición 1.5xx.xxx de Alexa mientras que la web del emprendedor esta por debajo del 9.999 de Alexa.

Curiosamente al mediodia me llegaba también un email de la empresa que nos gestiona las marcas registradas indicando que nos han denegado el recurso por la marca “PEQUEJUEGOS” ya que existe una marca llamada “PEQUEJUEGOS PARQUE INFANTIL” propiedad de la empresa PEQUEJUEGOS SL que recurrió para que no nos permitieran el registro. Su marca registrada está en los epigrafes 35, 41 y 43 (servicios publicidad, parques infantiles,  restaurantes y bares), mientras que nuestra solicitud es en la clase 09 vinculada con temas informáticos y tecnológicos.

En este caso el dominio no corre peligro, ya que está registrado en Junio del 2003, dos años antes que la marca registrada. Siempre que un dominio está registrado antes que una marca registrada, en teoría no corremos riesgo de perderlo. Para poder proteger mejor el dominio hemos registrado la marca PEQUEJUEGOS.COM, con el “.COM” adicional al intento de marca anterior, en este caso tienen más complicado el recurso si alegan.

Tenemos otras marcas registradas como SERVIFUTBOL, MERCAFUTBOL, MUNDIJUEGOS, YUNU, etc… siempre intentamos primero el registro de la marca sin el dominio y si no es posible registramos la marca con el dominio como en el caso de NOSOTRAS.COM o PEQUEJUEGOS.COM. un

Aconsejo a todos los emprendedores que tengan portales importantes que registren las marcas de sus portales. En nuestro caso trabajamos con TECMARK, con quienes estamos contentos ya que nos gestionan todo de forma ágil y correcta. No sale tan barato como gestionarlo directamente tu, pero viendo el tiempo que te ahorras, es mejor concentrarte en tu negocio y subcontratar estos servicios. Si buscais un especialista que os gestione esto podeis hablar con Mercè Puigdengolas de parte nuestra.

Hay un gran desconocimiento por todas las partes, por los titulares de marcas y por parte de los webmasters y empresas que hacemos páginas web. Si por ejemplo empresas como MC Ediciones u otras tuvieran a gente experta en conocer el valor de un dominio en Internet, verían dominios muy buenos que ellos no tienen y sin embargo son marcas registradas a priori al dominio por parte de ellos.

El tema del naming es muy importante, tengo pendiente publicar un post-guia, ya que comenté el tema en el SeedRocket y vi mucho interés por parte de los emprendedores. Aunque de momento puedes leerte el ejemplo de Yunu de como crear una marca / dominio.

Tenemos más barbaridades por parte de las empresas en el tema de marcas registradas, como en el caso de Fotolog donde Fotolog.com te envía escritos amenazando con denunciarte si utilizas la palabra Fotolog dentro de una web, titulo o meta-tags.

 

25 pensamientos sobre “Marcas Registradas y Dominios

  1. Una vez más agradezco mucho tus comentarios referentes a los riesgos de WIPO. Sin duda nos aportas mucho con tu experiéncia, además de ayudar a muchos a prevenirnos. Con los .es es tan complicado…supongo que han habido casos de perder el dominio incluso estando registrado antes que la propia marca.

  2. Un pequeño inciso ya que no es del todo correcto el argumento sobre marcas y dominios….

    Asi las denominaciones sociales aparecen integradas en el elenco de Derechos previos que, tanto el Reglamento (art. 2), como la Orden ITC/1542/2005 (Disposición Adicional única) recogen, en concreto, bajo el epígrafe “denominaciones de entidades válidamente registradas en España” o “nombres de empresas”, respectivamente. Obviamente empresas activas NO extinguidas.

    Un titular de los oportunos derechos previos, en cuanto titular de la marca registrada, pues las “marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España” son derechos previos de conformidad a los citados art. 2 Reglamento y Disposición adicional única de la Orden ITC/1542/2005.

    Más cuestionable resulta determinar si una empresa con dominio es titular de derechos previos. Conforme a lo expuesto, se invoca la titularidad del nombre de dominio , de fecha anterior al registro de marca tema que motiva este conflicto. Se suscita el tema de si los nombres de dominio (que no son mencionados ni por la Orden, ni por el Reglamento) forman parte de los derechos previos, a los efectos del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio. Aunque la enumeración de los derechos previos contenida en la Disposición Adicional única de la Orden ITC 1542/2005 es de carácter ejemplificativo, como se acredita por la expresión “entre otros” que precede a su enumeración, no cabe decir lo mismo del artículo 2 del Reglamento. Conforme a éste, por derechos previos se entenderá: “a) las denominaciones de entidades válidamente registradas en España, denominaciones o indicaciones de origen, nombres comerciales, marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España; b) nombres civiles o seudónimos notorios, que identifiquen profesionalmente, entre otros, a creadores intelectuales, políticos y figuras del espectáculo o del deporte; c) denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles” y esta enumeración tiene carácter cerrado; es decir, la autoridad de asignación, a la que remite la Disposición Adicional única de la orden ITC/1542/2005 para el establecimiento de un sistema de resolución extrajudicial de conflictos, ha delimitado exhaustivamente por razones de seguridad jurídica el elenco de derechos previos y en esta enumeración no tienen cabida los nombres de dominio.

    Perdon por el rollo….pero manda antes la marca aunque el dominio fuera anterior…

    Jordi

  3. Hola Jordi

    A nivel del WIPO en un 99% de los casos los dominios registrados previamente a una marca, no han tenido problemas. Hasta ahora no conozco casos que en juzgados se haya quitado un dominio en España a alguien que lo tuviera de forma previa a la marca.

    Saludos

  4. Hola Carlos,
    El tema es que WIPO no pinta nada en caso de un juzgado español que si tiene jurisprudencia, y como dice la Ley los dominios entonces no cuentan para nada. Es un tema de actualizacion de legislacion. Ejemplo si alguien registra http://www.micasaesverdeporqueyoquiero.com y al cabo de unos meses o años alguin registra esa marca, en una categoria similar, dificilmente por Wipo el señor/a de la marca la recuperaria…por juzgado mercantil incluso te diria que la recuperaria como medida cautelar, y el registrador con la orden debera transferirlo, sobretodo si es español. Justo o no, el criterio ideal es si se lanza un proyecto interesante es registrar marca y dominio de forma simultanea. La diferencia que uno vale 7 euros, y otro un minimo de 700. Por eso hay gente con 1000 dominios y casi nadie con 1000 marcas. Luego ademas tasas un dominio o una marca y los valores, hasta contablemente, son infinitamente favorables a las marcas…
    Saludos

    Jordi

  5. Indiscutiblemente un tema para ser PREVISTO en el Plan de Negocios…

    Gracias por la guía… estoy por cierto en esta fase (plan de negocios) para un proyecto web sobre marketing web en españa… y voy a analizar más este tema.

    Saludos!

    -Eduardo.

  6. Tiene razón Jordi, lo que manda es el juzgado.
    El problema viene luego si tú te vas a un juzgado yanki.
    Como la jurisdicción legal de los dominios (.com.net.org) está allí y no en España, aqui´en España puede un juzgado decir misa que si uno yanki dice otra cosa, el que manda es el yanki. Y ahí viene el problemón, la justicia yanki no es barata precisamente.

    Por lo que veréis que algunos empresarios se han ido a montar el negocio a USA ante la posibilidad de que les “roben” su negocio aquí. Los yankis son muy suyos y no les gusta que unos hispanos les toquemos las….
    Un ejemplo claro lo tenemos con una joven española que el juzgado español le dio la custodia de su hija y el marido es yanki, se fue a yankilandia de visita con la hija…. y un juzgado yanki la tiene en prisión desde hace años porque considera que ha secuestrado la niña, cuando hay orden judicial española que la niña es de ella. Pero para los yankis eso vale una mierda. Creo que queda claro como funciona esto, LA LEY DEL MAS FUERTE, o sea quien tiene más pasta.

  7. Creo que carlos te equivocas, minijuegos.com no es una marca, la marca MINIJUEGOS esta registrada y patentada por el dueño de juegosfirefox.com y klekmania.com dueño de minijuegos.es

  8. Luis,
    Obviamente manda el juzgado, pero su jurisdiccion no depende del pais, y mucho menos la jurisdiccion española esta supeditada a la estadounidense (yanqui para ti :-) . Para interponer una demanda debe ponerse en el lugar donde se ha cometido el delito, en un hecho “real” es facil..un asesintato, un robo…tienen un lugar fisico, lo que implica un pais o estado y una jurisdiccion propia; pero en el caso de internet, y sobretodo de un dominio es mas relativo….donde es?, donde esta registardo?, donde se realiza la actividad?, … finalmente la opcion mas logica es donde esta la sede social del demandado. El hecho que muchas emrpesas españolas de internet se hayan ido a usa responde precisamente a que quedan inmunes a muchas actuiaciones ya que su sede central esta en usa, y si quieres alguna reclamacion haya tendras de recurrir.
    En todo caso el ejemplo de la chica que comentas, es que habiendo una sentencia en usa, ella la quebranto y se llevo a su hijo, y eso no tiene nada que ver con que algun pais tenga, quiera o puede interferir en la justicis de otro. Por eso hablamos de paises soberanos, y España lo es en el campo judicial. Otra cosa, que como en todos loa paises, haya jueces mas o menos incopententes, mas o menos engreidos, y mas o menos documentados en el tema internet. Conociendo la judicatura no veo dificil conseguir de un mercantil un cambio de dominio hispano, y si ambas partes lo son, el registarador la aceptara bien directamente por sentencia, bien por incoacion de expediente. FInalmente en caso que una parte perdedora no lo hiciera y estuviera en España se expondria claramente a las consecuencias de un incumplimiento de sentencia, y a las cargas legales que significaria. COmos e decia antes, es un punto clave al desarrollar un negocio, no solo registar el dominio sino la marca, y en eso hay muchos despistes.
    Saludos,

    Jordi

  9. Hola Jose

    Ya se que la marca MINI JUEGOS y MINI JUEGOS .ES es de los de THE NETWIZZY COMPANY S.L.

    Es un buen metodo legal para proteger su dominio http://www.minijuegos.es frente a un posible riesgo de que Minijuegos.com les intente conseguir el dominio, como en su dia hizo Caja Madrid con Entradas.es al ser propietario de Entradas.com

    Saludos

  10. Estoy completamente de acuerdo contigo Carlos. Al principio nosotros tampoco dábamos importancia a las marcas que por ignorancia, pero poco a poco nos hemos ido cubriendo.

    Aunque es imposible registrar cada dominio que tengas, en mi opinión cuando detectas que el propio negocio puede funcionar, debes registrar la marca.

    Estoy de acuerdo también en que es imprescindible estar bien asesorados. Nosotros conseguimos registrar marca “Galicia Hosting”, cuando más de una empresa de marcas nos dijo que era imposible. Ahora mismo, cada una de las áreas de negocio o tiene su marca registrada o está en trámites de registro. La ultima ha sido “blogsfactory”.

    Por cierto, para que quiera localizar el buscdor de marcas, la url directa es :
    http://www.oepm.es/Localizador/homeLocalizador.jsp

  11. No sé yo que aceptación tendrá por parte de enom, internic, etc etc… que les llegue una orden judicial española diciendo que transfieran un dominio a otra persona.
    Porque a fin de cuentas las grandes empresas de registro están fuera de nuestras fronteras.
    ¿No habría que solicitar un EXEQUÁTUR? Creo que se le llama así al término jurídico.

    Ejemplo ahora viene un paisano de TExas que se llame Carlos Blanco… y que tiene 58 años y por lo tanto más viejete que nuestro Carliños y reclama judicialmente en USA el dominio y un juzgado yanki dice pos para el texano. Y Carliños hace lo mismo en un juzgado español y el juzgado español dice que no, que es para Carliños. ¿a quién crees tú que le harán más caso?

    EStá tan mal la legislación, que hace unos años en un documento del Consejo de Europa sobre e-commerce y seguridad informática decían cosas tales como que el poseer un sniffer ya es un delito y es muy gordo. Pues vale, yo he usado el wireshark en la uni para las prácticas de redes. Bien, también decían en esos documentos que fiscalmente se deberían pagar los impuestos en el país en que estuviera albergado el dominio…. Yo tengo un servidor en Francia pero pago mis impuestos aqui´…. Quizás algún día la hacienda francesa me reclame y diga…. oiga… su servidor está en Francia por lo tanto la actividad es francesa, a pagar aquí.
    Cualquier país podría empezr a aplicar dichas recomendaciones del Consejo de Europa.

  12. 100 % de acuerdo con Jordi. En el “.es” prima el derecho de marca sin duda alguna (independientemente de la fecha de solicitud)… la verdad es que es un paso atrás cuando con el nuevo Plan de Dominios se eliminó el requisito de derechos previos para la obtención de un dominio… En WIPO y con genéricos (por propia experiencia – parte de mi trabajo profesional es recuperarlos) se ve de todo, os lo aseguro… A veces uno tiene la sensación de jugar a la ruleta rusa con los panelistas… En teoría por ejemplo basta la tenencia de una marca anterior en cualquier territorio puesto que los genéricos no están asignados a una localización específica pero se han dado casos en los que la ausencia de derechos registrales en el país de residencia – actividad del cybersquatter hace decaer la demanda por falta de derechos previos en el territorio relevante (!)

    En otro orden de cosas y como cultura general, la Oficina Española de Patentes y Marcas (además de la propia Ley de Marcas, basta con leerse el artículo 5) está cansada de emitir resoluciones reconociendo la imposibilidad de exclusiva sobre los niveles de los nombres de dominio. En consecuencia, registrar JUEGOS.COM en vez de JUEGOS como marca ES ABSOLUTAMENTE IRRELEVANTE pues en síntesis se protege lo mismo (eso si se concede, que desde luego la marca JUEGOS para la clase 28 por ejemplo es absolutamente irregistrable por ser genérica).

  13. Hola:
    Siempre que puedo leo el blog por ser muy interesante por mis estudios, pero tengo una duda sobre este tema, voy a intentar explicarme mediante un caso ficticio, a ver si sale bien¡.

    Imaginemos que la Administración mediante una ley crea un servicio, ejemplo el INEM, y en dicha ley, le otorga una serie de competencias, resulta que posteriormente un particular registra en la OEPM la marca INEM (pues no se encuentra registrada y la marca refleja los productos que ofrece este particular) , y a lo largo del tiempo adquiere los dominios con sus extensiones, el “es”, “com”, puesto que crea un portal para la venta de sus productos/servicios.

    Mientras tanto, la Administración sigue utilizando el INEM, además crea un logo, con la palabra INEM, casi idéntica a la marca registrada (se diferencia en el color de las letras).

    Ese órgano dependiente de la Administración registra varios dominios similares a INEM (ejemplo -INEN, o bien mediante un portal de la propia Administración enlaza con la pagina creada, utilizando siempre el logo INEM).

    El particular piensa que se han vulnerado sus derechos de propiedad, pero, si una ley de constitución le otorgó a este servicio de una validez jurídica y anterior al registro de la marca, ¿cómo, una marca registrada en la OEPM, puede obligarle a renunciar de esa validez? o, en cambio, si puede? , cuál sería la jerarquía normativa en este caso?.

    Muchas gracias

  14. Una duda: ¿sabeis si un particular que no sea empresa puede registrar una marca?

    Es que a raíz de lo que he leido en los posts no veo como puede proteger un particular su dominio si una empresa se lo reclama, y creo que tampoco es justo que una persona lleve tiempo desarrollando una web y posicionándola para que luego llegue una empresa, le quite el dominio y se ahorre el trabajo.

    En caso de que un particular no pueda registrar marcas, ¿Qué sería recomendable, que registre dominios genéricos? Gracias.

  15. Hola,

    En primer lugar enhorabuena por toda la información valiosa que hay aquí.

    Planteo un caso particular por si me podéis ayudar. Llevo meses trabajando en un proyecto y he registrado un .es (el.com es de una empresa americana que no lo usa con fines comerciales), la marca en España no está registrada pero sí que hay una Sociedad limitada con ese nombre…, ¿puede esa empresa reclamarme el dominio?
    y si lo hace ¿qué posibilidades hay de que pierda yo el dominio?

    Gracias y saludos

  16. Buenas tardes. Acabo de registrar un dominio .com muy genérico, del ejemplo web-de-tecnología.com (con los guiones incluidos), pero con otra palabra en lugar de “tecnología” y en inglés. Me acabo de dar cuenta que “Web de Tecnología” es una marca registrada: lleva la R. Creo que registraron la marca en 2007 y yo compré el dominio hace 2 días (Junio 2011).

    Además, la marca registrada “Web de Tecnología” es algo conocida en todo el internet y dicha ‘keyword’ tiene 200.000 búsquedas exactas mensuales en Google. ¡Por eso compré el dominio! Estaba libre, a diferencia del dominio sin guionoes (webdetecnología.com) que éste sí que estaba registrado, pero sin hosting ni uso.

    ¿Qué uso le daría yo? Pues el que va relacionado con el nombre del dominio, a modo de blog y posiblemente con un foro. Con ánimo de lucro pero sin querer causar ningún tipo de perjuicio a su marca ni su web. Tienen varias páginas en otros dominios, muchos, en los cuales dicha marca registrada es frecuentemente usada (en algunos titulares, etc).

    ¿He hecho mal? ¿Me van a multar? ¿Puedo negociar en caso de que me digan que debo borrarlo o cederlo? A lo mejor puedo reclamar que es un frase genérica y que en ningún caso pretendía adueñarme de su marca, sino que pretendía registrar una frase y que por eso la puse con los guiones (algo que además lo diferencia de su marca registrada). ¿Y no es una bobada registrar palabras de diccionario, o frases?

    Muchas gracias de antemano. ¡Saludos!

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